新兴数字产业的专利布局前路光明

上海华诚知识产权代理有限公司 总经理  肖华

l 前言

2020年突入其来的新冠疫情，给世界经济带来了不可估量的影响、全球的政经格局充满了不确定性。虽然，凭借党和政府的英明领导、全体中国人民卓越不凡的努力、具备完整产业链的国民经济体系的巨大韧性，中国成为全球范围内最快最早控制住疫情并且走出疫情影响的主要经济体，但是也不得不付出了短暂的经济代价。在走出疫情困境的过程中乃至今后经济持续发展的过程中，以人工智能（AI技术）、大数据等数字技术为支撑的新产业新业态将逐渐补位传统产业和和传统业态成为经济发展的新动能。

2021年作为我国的第十四个五年计划的开局之年，是经济发展战略转换的第一年。为了追求高质量的经济发展，运用数字化技术推动经济发展的变革是关键一环。这其中，两个方面的核心课题需要思考：做什么和怎么做？

首先，经济发展，我们需要做什么？答案是：要促进数字经济和实体经济的深度融合。参考当前流行的术语，可称之为“数实共生”（参考：腾讯研究院《数实共生：未来经济白皮书2021》）。在数字技术的支撑技术已经发展到相当程度的前提下，新产业新业态的催生要考虑的重点是，如何为新技术、新产业拓展新的应用场景，深化产品应用。

第二，将数字技术应用进实体经济，最优的方式是什么？无论是疫情前还是疫情出现后，线下实体产业一直在面临着产业升级和转型的问题。由于诸多传统实体经济产业其本身并非是天然的数字型产业，在一些基础技术方面的研究和投入的力度非常小，导致随着整体社会经济的转型中，从表象上来看，步伐要落后于其他科技巨头企业。

云技术、区块链、大数据分析等基础数字技术，在国内外的科技巨头型企业的推动下，不断发展变革，并且逐步惠及传统的工业、农业、交通、医疗等实体经济，甚至是政治、司法、文化、娱乐等领域。

在业界不断探讨各类方式，以期将本以相对成熟的数字技术高效地应用于各类实体经济产业。在此过程中，SaaS模式逐渐崭露头角，逐渐地站上世界经济的舞台的中央。SaaS模式（全称Software as a Service，含义：软件即服务）虽创建于20世纪晚期，但现已越来越成为未来管理型数字技术工具的发展趋势。SaaS模式给用户（尤其是企业用户）带来的成本支出、使用便利性的好处是显而易见的。而且，SaaS模式的发展也是动态的，和充满无限可能性的。不仅仅是一个从通用型向垂直行业逐渐细化的过程，并且还可能是在垂直行业细化过程中抽象出新的通用功能，循环地惠及到其他垂直行业的反馈过程。

综上，关于发展数字经济，应该“做什么？”的问题，我们能得出“数实结合”的结论；关于“怎么做？”的问题，我们能得出“SaaS模式”的结论。下面将结合这两方面问题，折回到本文所聚焦的知识产权布局和保护的问题。产业经济发展以及作为其发展基础的技术，以专利为表现形式之一的知识产权问题是值得密切注意的问题。以下将分别结合“数实结合”和“SaaS模式”，谈谈专利保护制度和实操的发展趋势。

l  关于数实共生

所谓数实共生，实质上要考虑的问题是新兴数字技术的应用问题。以作为当前新兴数字技术的重要一个板块的区块链技术为例，虽然区块链的概念是伴随“比特币”诞生，但是现在人们越来越希望淡化其原有的“铜臭味”，而将其视为互联网空间内各类资源的分布式管理技术，希望凭借其开放性、共识性、公平性、真实性、可靠性等特质为经济生活作出更多贡献。从过年当前区块链相关技术的专利申请数量来看，自2015年前后，针对应用层技术的专利申请的数量已经变得越来越领先于针对作为支撑技术的数据层、网络层、合约层等技术的专利申请数量。诸如国家电网这样的中国专利申请大户，近年来也申请了不少关于区块链的应用型技术的专利，例如合同、电力交易等方面。可类比地，对于人工智能、大数据分析等数字技术也是同样的趋势，应用技术的专利布局在当前要多于支撑技术，这也与应用技术所涉面更广（即涉及更多的经济实体（专利申请人））的特点相符合。。

关于新兴数字技术的应用，从技术上来讲其共性的特点是将相对成熟的支撑技术与传统的经济模式相结合。对于这类新兴数字技术应用创新的专利布局，面临的最主要的问题是专利保护客体问题的审查（笔者注：根据中国专利法的规定，计算机实施的技术应当用发明专利进行保护，而发明专利在获得授权之前，国家知识产权局专利局会对其专利性进行严格的实质性审查，本文将之简称为“审查”）。

从审查指南的变化看审查的趋势。专利保护客体的问题，一直以来是数字技术领域的专利从业者头疼的问题。然而，法律制度的建设和经济发展的彼此呼应的。可以感觉到的是，伴随着计算机技术、新兴数字技术的高速发展，以及它们在国民经济中的地位和重要性不断提高，专利相关法律制度的变革，向着对于计算机领域和新兴数字技术领域的创新的态度越来越友好、越来越开放，以及制度本身越来约清晰及合理的方向发展。

本文从近期颁布的几项法规的变化的角度，“管中窥豹”地评述下当前专利法框架下对于新兴数字技术的审查趋势。这里提到的几项法规的变化包括：国家知识产权局于2019年12月31日发布、并且已于2020年2月1日正式实施的《关于修改〈专利审查指南〉的公告（第343号公告）》（本文以下简称之为“《343号公告》”），以及，国家知识产权局于2020年11月10日发布的《关于就〈专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿〉公开征求意见的通知》（本文以下简称之为“《征求意见稿》”）。两者都涉及到了《专利审查指南》中第二部分第九章“关于涉及计算机程序的发明专利审查的若干规定”此部分的修改。虽然后者仍只是征求意见稿，但是从历年来专利审查修改的情况来看，此意见所透露的内容颇具意义，对于预估当前审查趋势的变化非常有参考价值。而且两者的发布仅间隔约一年时间，更新的速度也与新兴数字技术的发展速度以及社会需求的增长速度相称。

专利法第25条和专利法第2条2款的审查。历来，关于新兴数字技术的创新是否属于专利保护客体的问题，一直是以是否涉及智力活动规则（专利法第25条的规定）、是否包含技术三要素（解决技术问题、利用技术手段、取得技术效果）（专利法第2条第2款）作为判断依据。在《343号公告》中，虽然特别增加了一节独立的内容来阐述关于包含算法特征或商业规则的发明专利的审查的相关规定，但是所阐述的观点和此前的审查指南实质一样（注：原审查指南第二部分第一章“不授予专利权的申请”中第4.2节中的记载：“如果权利要求中除了算法特征或商业规则和方法特征，还包含技术特征，该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，则不应当依据专利法第二十五条第一款第(二)项排除其获得专利权的可能性” ）。然而，对于大部分申请人关于该问题的困惑，权利要求的技术方案中有了计算机的介入（例如，权利要求中提到了计算机等术语），即使按照审查指南的字面规定可以顺利通过专利法25条的审查，但是仍有可能被认为未满足技术三要素的条件，而被审查员基于专利法第2条2款驳回，对于这一问题，在《343号公告》中并没有直接地解决。

但是在《征求意见稿》中，增加了更加明确的表述：“如果该项权利要求限定的解决方案利用了计算机实施的技术手段，由于其必然能够解决技术问题并获得技术效果，即使权利要求中包含算法特征或商业规则和方法特征，该权利要求限定的解决方案也属于专利法第二条第二款规定的技术方案”。

“计算机实施的技术手段”作为判定的关键性条件。《征求意见稿》中给出了相对明确的信号，计算机实施的技术方案，即可以视为能顺利通过专利法第25条和专利法第2条2款的审查。一定程度上，给专利申请人教导了较清晰的边界，即“计算机实施的技术手段”作为判定的关键性条件。

反面地来看，如果在专利的方案中丝毫不突出计算机的介入（丝毫未提及计算机），有可能直接面临A25条审查的风险，例如《343号公告》中6.2节【例1】所示的“一种建立数学模型的方法”的案例，由于其未能明确是否由计算机实施该方案，而且其方案所述的也是没有任何应用领域的数学模型的构建方法，该案例别认为无法满足专利法25条的规定，作为智力活动规则，不属于专利法保护的客体。

“计算机介入”并不等于上述的“计算机实施”的手段。虽然，突出计算机实施是专利通过保护客体问题审查的关键。但是要注意区分是，权利要求的方案中有计算机“介入”并不等于上述的计算机实施的手段。作为符合专利法第2条2款规定的技术方案，计算机设备执行计算机程序，要实现具体的控制和处理的内容。一般而言，计算机程序的创新都被写成方法权利要求，因此需按照方法流程的步骤详细描述计算机程序所执行的各个步骤或者各项功能以及如何完成这些步骤和这些功能。各个步骤要体现出与要解决的技术问题密切相关，算法的执行能够直接体现出利用自然规律解决某一技术问题的过程，并且获得了技术效果。

计算机的控制和处理绝不应仅仅只是利用计算机进行的单纯的计算。这里，单纯的计算就只是表面上计算机的介入，而非专利意义上计算机实施的手段。审查指南，包括《343号公告》和《征求意见稿》都给出了具有教育意义的负面案例。在《343号公告》和《征求意见稿》的第3节中【例7】所示的“一种土地监管抽样的方法”的案例中，其整体方案中有且仅有记载了通过程序进行计算一个特征，因此不被认为其作为一技术方案。《343号公告》和《征求意见稿》的第3节中【例1】示出的“一种利用计算机程序求解圆周率”的案例，也是仅仅限定了计算机求解计算圆周率，也同样不被认为其作为一技术方案。

专利需有较明确的应用领域。专利保护客体的审查，另一个关键要素是技术方案需要明确具体的应用领域。权利要求的技术方案缺乏具体的应用领域的记载，也将导致专利在专利保护客体的审查中遭遇很大的挑战。虽在《343号公告》和《征求意见稿》中并未明确的记载，但是可以从一些案例中，对于此问题的要求在今后存在一定变化。这样的趋势可以总结为以下两点。 

专利中的应用领域并非一定是通常理解的技术性的。通常意义上的例如机械、半导体、光学、通信等技术领域是应用领域的示例，但是商业领域、服务领域等也应属于应用领域的范畴。因此，大部分的专利申请，只需要注意撰写方式，都应可以较容易地满足“应用领域”的要求。

现有的大多数涉及新兴商业模式和计算机系统结合的发明创新都将可以被视为是有具体的应用领域。从《343号公告》到《征求意见稿》中的变化可以看出该趋势。从《343号公告》的第6.2节中【例5】示出了“一种消费返利的方法”以及【例6】示出了“一种基于用电特征的经济景气指数分析方法”的案例，都是在《343号公告》中新增入审查指南的案例，其中都认为这些方案只是利用计算机执行认为设定的规则，不受自然规律的约束。但是在《征求意见稿》中，这两个案例都被删除。这两个案例的删除可以预示着今后的审查趋势，对于消费返利或者用电特征的经济景气指数分析方法，因为其具有特定的应用领域（商业领域和经济情况分析），只要技术方案中涉及计算机实施的内容，那么将不再受到专利保护客体的问题的挑战。

人工智能也应视为是应用领域的一种。关于应用领域的强调，尤其是在涉及神经网络等人工智能领域中的趋势也有变化。在《343号公告》中，第6.2节提供的【例2】“一种卷积神经网络模型的训练方法”的案例中，在解释该方案能够被认定为属于专利法保护客体的理由时，利用了很多的文字强调该神经网络模型的处理对象是图像数据（而不是通用数据，或者是未明确物理含义的数据）。这也是以往对于此类问题的通常认识。但是，在《征求意见稿》中，有了新的变化。具体地，这些明确强调神经网络中所处理对象的物理含义的说明被删除了。此外，《征求意见稿》中还在同一节提供了一个新的案例【例5】“一种深度神经网络模型的训练方法”。该案例的技术方案中，讲述了一种深度神经网络模型的训练方法，其中并没有对所涉及的数据的物理含义进行特别说明。从这样的变化来看，人工智能的研究热点从功能型向通用型延伸的趋势也影响了专利审查的态度。这样的案例也解决了长久以来，不必要的应用领域的限制对通用型人工智能模型技术创新的限制。

更加清晰的边界和合理的审查标准。审查指南的上述修改，之于新兴数字技术而言，越来越清晰地给出了审查标准对于此类技术面临专利保护客体审查时的边界。这将使得业界对于专利布局的信心越来越强，目标也越来越清晰。此外，专利保护客体的问题将不是新兴数字技术审查的主要矛盾，审查的聚焦点也更加趋向于对此类方案创造性审查，更多地关注算法特征、商业规则和方法与技术性的特征功能上的彼此相互支持、彼此间存在的相互作用关系。例如，如果算法实现了对于计算机性能的改进，可以认为算法特征与技术特征上彼此相互支持、存在相互作用关系，即视为算法特征对技术方案作出了贡献。如果权利要求中的商业规则和方法的实施需要技术特征的调整或改进，例如从其他垂直行业借鉴相应技术，也可以认为商业规则和方法特征与技术特征彼此相互支持、存在相互作用关系。虽然说创造性的审查也是一个相对复杂的问题，但是这样的一个审查焦点的合理性变化，至少将使得新兴数字技术的专利审查摆脱之前审查过程中遭受的偏见，获得与其他传统领域的技术公平的审查标准。

l  关于SaaS模式

SaaS模式的提出以及广泛应用，给数字产业经济的发展提供了更大的发展空间。服务提供商以及服务使用者彼此分离的分布式场景却给专利保护带来了一些难题。众所周知的是，专利侵权责任的判定遵循的是全面覆盖原则，从单方侵权而言，即侵权责任者必须实施专利技术方案中的全部特惠中，才可以视为为覆盖权利要求记载的特征全面覆盖。

全面覆盖原则受到的挑战。在SaaS模式下，如果多方参与的计算机实施的方法被申请了专利，但不同的参与者只是实施了专利技术方案中的一个步骤或部分，那么不存在实施全部技术方案的行为人。这样的分布式场景，这给专利权侵权的全面覆盖原则提出了挑战。

单侧撰写方式的局限。在此类涉及分布式场景的技术的专利申请过程中，为了规避上述“全面覆盖原则”无法适用的问题，对于大多数的技术方案，代理师在撰写权利要求时，更加倾向于用单侧撰写的方式。举例来说，对于由软件服务器和客户端软件构成的系统中，对于单个权利要求只从服务器侧，或者只从客户端侧进行技术方案的描述。权利要求这样的布局方法，诚然可以规避上述的分布式场景难以适用“全面覆盖原则”的问题，但更多的时候会带来技术方案描述不清楚的风险。对于分布式场景中，技术上的创新点可能存在于服务器侧和客户端侧两侧。通过撰写技巧将其转换为单侧的撰写方式，但是也很难全面地规避可能导致技术方案描述不清楚的风险，甚至是有可能给竞争对手的规避设计带来一些空间，显然不利于专利的保护。

司法判例对多侧撰写方式在维权端作用的肯定。2017年案例某通信领域的案例，就分布式场景，专利的技术方案实质上是由多方完成，但是被告仅涉及其中一方的情景。一审及二审法院仅仅是以生产研发阶段的检测行为视为使用专利方法的理由，认定了单方的当事人构成直接侵权的结果。

2019年案例（2019）最高法民终147号，对一件涉及多方实施场景的专利案例作出了有一定启示意义的判决。在该多方实施的场景中，不仅仅有被告提供的设备，还有用户的终端设备以及门户网站服务器的参与。涉案专利的权利要求是以多侧的方式进行的撰写。从权利要求的技术方案记载的各个行为来看，没有任何一方能够单独地完整地实施该方案。法院在查实了被告侵权产品的介入下各方实施的技术方案与专利技术方案一致的事实的前提下，考虑了类似此种多方实施场景的技术特点和相应的权利要求撰写方式，兼顾确保专利权人的合法权利得到实质性保护的社会意义，对被告方是否单独地构成直接侵权的问题进行了明确的认定。

最高院认为，网络通信技术领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利，且往往只能撰写成需要多个主体的参与才能实施的方法专利，或者采用此种撰写方式能更好地表达出发明的实质技术内容。这些方法专利中实际应用中往往都是以软件的形式安装中某一硬件设备中，由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台自动运行。被诉侵权人在未获得专利权人许可的情况下，将专利方法以软件的形式安装在其制造的被诉侵权产品中，并通过对外销售获得不当利益。虽然终端用户表面上是专利方法的实施者，但实质上，专利方法早已由被告在被诉侵权产品的制造过程中得以固化。终端用户一旦使用该终端设备，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演，从而使得该终端设备再现了专利方法过程。最高院基于上述理由，认定了被告的被告制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为构成专利侵权。

SaaS模式下将可以使用更灵活的权利要求布局方式—多侧撰写和单侧撰写相结合。SaaS模式下的各类技术创新，也同样具有具有互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点，其撰写的方式也和上门的通信案例实质上相同。此案给予专利布局给予了极具意义的启示。对于此类技术，如果仅仅是按照一般判定原则那样，通过制造、销售具备可直接实施专利方法的被诉侵权产品的行为来认定侵权专利权的行为，将很难对分布式实施的场景下技术创新的专利权人给予很好的保护。有了最高院此案例的指导和启示，表明对专利方案的实施过程有一定“控制”的行为将有可能作为侵权判定标准的要素。

此类技术的专利布局，申请人可以摆脱侵权主体问题的桎梏、不用拘泥于单侧撰写，而是可以根据技术方案的自身特点以及对于今后可能的侵权行为、规避设计的可能性的预估，对撰写方式，即多侧撰写和单侧撰写的方式，进行更加灵活的选择，甚至是同时布局单侧撰写和多侧撰写的权利要求，以便作出更优化的权利要求布局。

l  结语

数字产业对于未来的经济发展有重要意义，从当前的司法判例和法律法规的变化来看，未来的趋势是无论在确权侧还是维权侧，都给予了新兴数字产业中创新更宽广的专利保护空间，确保了专利权人的合法权利得到实质性的保护，实现行业中的可持续创新的动力和公平竞争的环境。行业也应该更好地利用当前好的司法环境，优化专利布局，强化对技术的专利保护，为技术的持续创新提供良好保障。