中国半导体行业商业秘密侵权应对措施及评析 

贺晓博 贾杰

半导体行业是一个比较宽泛的称呼，涉及到芯片设计、生产、测试、封装等多个环节，需要经历晶圆制备、清晰衬底、氧化隔离、薄膜沉积、光刻工艺、刻蚀工艺、去胶清洗、离子注入、物化研磨、切割焊线、塑封电镀等多道工序，是不折不扣的人类高度分工合作的尖端行业。

据我们研究和了解，因人员流动而导致的商业秘密纠纷并未集中在半导体行业的某个细分链条，而是呈现出多链条分布态势，这反映出半导体行业竞争激烈的状况。取得领先地位的先进企业往往并不能完全排除后来企业的进入，后来企业试图通过挖掘先进企业的尖端人才来实现“弯道超车”，先进企业则认为人才流动导致其商业秘密泄露，遂通过发起侵犯商业秘密诉讼等手段予以还击，试图保持领先地位。

一、中国半导体企业商业秘密侵权纠纷应对措施

根据公开信息检索、调查情况和商业秘密纠纷维权的特点，中国半导体企业在应对商业秘密侵权时，通常会考虑或采取的措施如下：

（一）发布警告函或声明函

侵权警告是指宣称拥有相关权利者向实施了一定行为之人发出的警告，指控其行为构成侵权或与他人实施的侵权行为有关联，起到引诱、帮助、促进等作用，是宣称者的一种自力救济。向涉嫌侵权方发送警告函或向公众发布维权声明是减损商业秘密泄露、应对商业秘密侵权的常见措施之一。发布警告函或声明函可以表明维权决心、澄清事实、消除泄密引起的客户及经销商产生的猜疑等不良影响，同时也为给涉嫌侵权方施加舆论压力，占据维权的主动和强势地位。比如在江波龙公司与晶存公司、卢浩、赵迎商业秘密纠纷案中，江波龙公司分别在2020年6月18日和7月13日向公众发布声明，通报最新维权进展。在敦泰公司和信炜公司及莫良华商业秘密纠纷案中，敦泰公司也多次发布声明，通报维权进展。

尽管发布警告函或声明函会有上述好处，但也应把握好合适的发函时机和方法，如在未充分取证的情况贸然发函有可能会打草惊蛇，影响后续的取证工作。而另一方面，警告函或声明不能超越维权属性，不能为了商业目的滥用警告函或声明损害他人利益、扰乱市场秩序。警告函或声明应当意图正当、对象明确、措辞严谨、内容准确，并遵循审慎注意义务和充分披露原则，否则容易引发名誉权纠纷或商业诋毁纠纷。比如，在敦泰公司和信炜公司及莫良华商业秘密纠纷案中，2016年10月，敦泰公司向其客户及代理商发出信函，表示敦泰公司又对莫良华及信炜公司提起了专利权属纠纷诉讼。在信函中，敦泰公司质疑信炜公司的财务状况、资金能力、履行承诺的能力。2017年2月，信炜公司状告敦泰公司侵害名誉权，称敦泰公司的质疑缺乏事实基础，2017年9月29日，深圳市中级人民法院做出二审判决，判决要求敦泰公司立即停止侵犯信炜公司名誉权行为，并在判决生效之日起赔偿信炜公司1元人民币，并在15日内在权威媒体发布赔礼道歉声明。

（二）提起竞业限制劳动仲裁/诉讼

竞业限制，是指用人单位在劳动合同或者保密协议中与本单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的劳动者约定，在劳动合同解除或者终止后的一定期限内，不得到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务有竞争关系的其他用人单位任职，也不得自己生产或者经营同类产品、从事同类业务。另外，公司董事、监事、高管人员根据《公司法》的相关规定对公司负有忠实义务和勤勉义务，未经股东会或者股东大会同意，其不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。

在涉及人员流动而导致的商业秘密侵权案件中，流动的人员往往多是高级技术人员或高级管理人员，往往对原单位负有竞业限制义务。因此，权利人在考虑提起商业秘密诉讼的同时往往也会考虑有无必要提起竞业限制劳动诉讼。因为，一方面，如果仲裁机构/法院认定被告违反竞业限制义务，则可以根据单位诉请，裁决/判决劳动者继续履行竞业限制义务，那么一定程度上也可以防止商业秘密进一步泄露，减少泄密损失；另一方面，由于商业秘密纠纷案件技术难度高、取证难度高、法院审理周期长等特点导致商业秘密纠纷案件复杂程度高、难度大，提起民事诉讼能否达到诉讼效果存在很大不确定性，因此通过多角度维权可给侵权人产生更多的压力和限制，更有利于维权目的的实现。类似地，在前述敦泰公司与信炜公司系列纠纷案（（2015）深中法知民初1802号）中，敦泰公司也对信炜公司的莫良华等提起竞业限制诉讼，其中莫良华等已被二审法院确认违反竞业限制义务，莫良华、信炜公司连带承担因此产生的法律后果。

（三）提起商业秘密侵权之民事诉讼

提起民事诉讼通常也是权利人应对商业秘密泄露的常见措施，相对于刑事维权手段而言，民事诉讼的门槛相对较低。通过民事诉讼，权利人可以诉请侵权人停止侵权，赔偿损失。关于赔偿损失的金额，可按权利人实际损失或侵权人获利进行计算，经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重（比如完全以侵权为业、侵权行为持续时间长、侵权行为导致商业秘密为公众所知悉、侵权获利数额巨大、侵权人多次侵犯他人商业秘密或侵权同时违反了食品、药品、医疗、卫生、环境保护等法律规定，可能危害他人安全、破坏环境资源或者严重损害公共利益等——北京高院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿指导意见及法定赔偿的裁判标准》）的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额进行惩罚性赔偿。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。此外，根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（2020年9月12日起施行）的相关规定，权利人还可诉请侵权人返还或销毁商业秘密载体，清除其控制的商业秘密信息等，达到维权目的。

据官方统计，2013-2017年期间，中国已判决结案的涉及商业秘密的不正当竞争纠纷民事案件共338件。其中，案件数量最少的2013年仅有38件，最多的2016年也仅有88件。一审审结的案件有213件，上诉到二审的案件有122件，另有3件进入审判监督程序。其中，以判决方式审结的案件中，原告主张的商业秘密未获得司法保护的案件数量占比为65%，明显大于原告主张获得支持的案件数量，在原告败诉的210件案件中，法院认定不构成商业秘密的有140件。由此可见，主张的信息是否构成商业秘密往往成为绝大部分案件的关键，商业秘密民事诉讼的维权难度事实上也并不低。

从解决争议的最终方式来看，判决和和解是半导体行业商业秘密民事纠纷常见的结案方式。如前述中微半导体设备（上海）股份有限公司于2010年12月起诉科林研发公司非法获取其技术文件和机密的反应腔内部照片，侵犯其商业秘密。2017年3月27日法院作出一审判决，判令科林研发公司销毁其非法持有的照片，禁止科林研发和其员工披露、使用或允许他人使用中微的技术秘密，并要求科林研发赔偿中微法律费用90万元人民币。2017年4月，双方分别提起上诉，目前该案正在二审审理中。而在敦泰公司与信炜公司商业秘密纠纷案件中，一审判决驳回了原告敦泰公司的诉讼请求，认定信炜公司不构成商业秘密侵权。

和解在半导体商业秘密之诉中也是此类争议事实得到解决的可选择的方式。比如在威讯联合半导体有限公司与唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司商业秘密纠纷案中，后双方达成和解，媒体报道唯捷创芯公司在两个案件中共支付3874万元(580万美元）和解金。唯捷创芯公司涉及重大诉讼进展公告（编号：2016-056）披露，“本案达成和解后，有利于公司进一步开发大客户及拓展海外市场，将对公司经营产生积极的影响，本案和解金的支付，将使公司本年度的利润有一定幅度下降。此外，上述诉讼不会对公司财务状况产生其他较大的影响”。

（四）提起关联专利侵权之诉或权属之诉

在涉及因人员流动而导致的半导体企业技术信息纠纷中，商业秘密和专利诉讼往往同步而行。

比如2019年初，博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“博通集成”)首发公开发行A股并上市申请获证监会通过，成为“2019年上会第一单”，但博通集成却深陷由力同科技股份有限公司(以下简称“力同科技”)发起的专利侵权诉讼中。早在2011年，力同科技在向博通集成提起专利诉讼时，还指控诉请保护专利“一种集成对讲模块及基于该模块的对讲系统”的发明人之一匡国生侵犯商业秘密，并认为匡国生曾复制该专利中的核心技术信息及其它研发中的技术信息，泄露给博通集成。而在敦泰公司与信炜公司商业秘密纠纷诉讼的同时，敦泰公司同时对信炜公司提起了多个专利权属纠纷诉讼，据敦泰公司公告披露，深圳市中级人民法院已一审判决其中的18件专利权（专利申请权）归敦泰公司所有。

（五）利用诉前禁令，加大维权力度

行为保全（禁令）是应对商业秘密泄露和减少损失及推进案件解决的重要应对措施。行为保全，是指人民法院作出裁定，责令一方当事人作出一定行为，或者禁止其作出一定行为，防止该当事人正在实施或者将要实施的行为给申请人造成不可弥补的损害。根据《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》相关规定，申请人的商业秘密即将被非法披露属于法律规定的“情况紧急”。通过检索、调查信息，上述半导体商业秘密案件中尚未有直接采用行为保全的措施，但在关联的专利权纠纷中有被采用的案例，比如，2017年4月，维科公司在纽约东区的联邦法院对中微MOCVD设备的晶圆承载器 (石墨托盘)供应商西格里碳素（SGL）展开了专利侵权诉讼。维科认为，西格里碳素为中微半导体设计的石墨托盘侵犯了其专利,要求禁止西格里碳素向中微供货，并赔偿巨额损失。美国法院支持了维科的诉讼请求，禁止了西格里碳素向中微供货。2017年7月，中微在福建高院起诉维科上海 ，指控其TurboDiskEPIK 700型号的MOCVD设备侵犯了中微的晶圆承载器同步锁定的中国专利，申请对维科上海发布永久禁令并赔偿经济损失1亿元以上。2018年初，中微向上海海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请，上海海关及时启动知识产权海关保护程序，在进口环节开展行政执法，根据权利人申请，暂停涉嫌侵权设备的通关。最后经过谈判，中微与维科、西格里碳素三方最终达成全球范围相互授权的和解协议。

（六）进行行政举报或投诉

《反不正当竞争法》第21条规定，经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。

通常而言，针对客户名单、简单技术信息引发的纠纷而言，行政程序具有反应迅速、调查手段多样、证据固定快，案件处理周期短、维权成本低等优势。不过，实践中行政机关介入的纠纷多发生在保护客户名单等相对直观、简单的侵犯经营信息商业秘密中，而当涉及复杂技术秘密纠纷时，行政机关往往没有能力进行判断和应对，技术类案件的查处往往需要借助司法鉴定机构的鉴定意见，将事实调查的权力交由鉴定机构行使，事实上是将解决案件的一部分权力让渡给鉴定机构，一旦鉴定机构或鉴定意见出现问题，让行政执法风险增高。经过了证据保全、鉴定及后续的司法复审程序，行政执法程序较之于司法程序的优势，如纠纷处理速度快、程序相对便捷等优势可能不再明显。譬如，在江波龙公司与晶存公司、卢浩、赵迎商业秘密纠纷案中，江波龙公司选择了先向行政机关进行举报和投诉，2019年8月20日，江波龙公司向深圳市市场稽查局举报晶存公司等涉嫌侵犯其测试方案技术秘密。经过长达半年以上的现场查证、扣押相关测试版、电脑等材料，并进行多轮严格鉴定以及损失评估后，深圳市市场稽查局认为相关当事人的行为已涉嫌犯罪，将案件移送公安机关。

（七）进行刑事举报

中国《刑法》第二百一十九条规定了侵犯商业秘密罪：“有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的；（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。

相较于民事和行政维权，刑事维权中侦查机关可调用的取证手段更为多样，因涉及拘留、逮捕等涉及人身自由的强制措施的采用，致使举证效果更为理想，此外刑事追责力度大、震慑效果强、维权效果彻底，一旦刑事追责成功，被告人被判处刑罚，则侵权很难再死灰复燃。同时，即便刑事程序最终未顺利进行下去，那么刑事程序中所取得的证据也可有条件的在民事诉讼中进行使用，减轻自行收集证据的难度。但不可否认的是，采用刑事途径维权也存在不小的难度，实践中侵犯商业秘密罪刑事立案的高门槛饱受诟病。刑事立案往往要求权利人先提供鉴定意见以证明其主张的信息符合“非公知性”要求，需举证因犯罪行为遭受了重大损失，还需提供更为直接的“接触”证据。以历年《中国法院知识产权司法保护状况》披露的数据为例，2019年各级人民法院共审结侵犯商业秘密刑事案件39件，2018年也审结39件，2017年审结27件，2016年审结40件，2015年审结47件。

具体到中国半导体企业通过刑事途径维权的案例则更少，鼎芯通讯（上海）有限公司与上海芯略电子科技有限公司、张钊锋（（2009）浦刑初字第2609号）是目前检索到的中国半导体企业通过刑事途经成功维权的唯一案例，实践中，也有其他半导体企业尝试通过刑事途经进行商业秘密维权，如前文所述，江波龙案件中，深圳市市场稽查局在经过长达半年以上的调查及证据搜集的情况下已将案件移送公安机关立案，后江波龙公司披露，公安机关不予立案。目前江波龙公司已向深圳市公安局提出了行政复议，并向深圳市检察院提起了立案监督。此外，江波龙公司还向深圳市中级人民法院提起民事诉讼，且深圳市人民法院已对关键证据采取了证据保全措施。通过本案来看，涉半导体行业商业秘密刑事维权依然存在不小的难度。

二、中国半导体企业商业秘密侵权应对评析

鉴于近期中国关于商业秘密保护的相关法律频繁改动，结合我们的日常办案经验，对半导体企业的维权应对做如下评析：

（一）关于前期调查

企业在采取行动前，进行了充分的前期调查和取证工作，这也是半导体企业应对商业秘密纠纷非常重要的前置步骤和措施，前期调查的结果将直接影响到是否可以推动提起商业秘密诉讼或考虑其他诉讼方案。通常，前期调查分为内部调查和外部调查：内部调查主要包括梳理公司对商业秘密所采取的保密措施（保密规章制度、保密协议、劳动合同、离职承诺、加锁或密码等物理性保密措施）和涉嫌侵权人接触商业秘密的情况，比如电子邮件接收记录，系统登录、浏览及下载记录，借阅商业秘密的记录等。外部调查则主要涉及确定涉嫌侵权人的工作状态，是否已与竞争对手建立实际用工关系或服务关系。内部调查需要企业协调其人力资源部门、财务部门、业务部门进行，既需要构建起保护商业秘密的日常制度规范，也需要在商业秘密可能泄露或已经泄露之际组建起特别应对小组。外部调查的手段相对丰富，通常情况下可采用寻找涉嫌侵权人新任职宣传信息、设法索要名片、实地蹲守、通过电话、身份伪装等方式进行取证。在我们近期正在处理的涉外半导体（芯片）设备供货商的商业秘密纠纷案件中，我们亦根据事实情况，对前期调查的步骤和方式进行了专门而详细的设计。

（二）关于民事诉讼

民事诉讼是半导体企业应对商业秘密侵权的重要应对措施，其中关于“举证责任分配”问题一直是商业秘密民事诉讼的焦点问题。此前，实践中，关于权利举证，权利人需举证主张商业秘密的载体、具体内容、商业秘密符合法定的构成要件（秘密性、价值性、保密性）；针对侵权举证，权利人需举证涉嫌侵权人存在接触其秘密的可能、途径、机会，并且被控侵权信息与主张信息构成实质性相似（可总结为“接触+实质性相似”规则）。对于权利人而言，上述举证责任较重，权利人要想成功举证往往存在很大难度。

对此，《反不正当竞争法》（2019年新法）对举证责任做了一定的修改，创设了举证责任转移的条款。该法第32条第1款对权利人主张的信息构成商业秘密的举证责任转移作出了规定，即在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。根据上述规定，在权利人对“保密性”要件进行举证，且合理表明商业秘密被侵犯时，由涉嫌侵权人对权利人主张信息的不符合“秘密性”“价值性”要件进行举证。

第32条第2款则对侵权行为的举证责任转移进行了规定，即商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：

（一） 有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；

（二） 有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；

（三） 有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。

上述规定，进一步丰富了权利人关于“接触+相似”的举证要件，降低了权利人的举证责任，在由权利人完成初步的举证责任后，将证明不存在侵犯商业秘密行为的举证责任转移给了侵权人来承担。

（三）关于刑事诉讼

如上文所述，中国半导体企业通过刑事途径维权的案例比较少，实践中侵犯商业秘密罪刑事立案的高门槛饱受诟病。2020年1月15日，中美两国达成第一阶段的《中美经济贸易协议》，其中对启动刑事执法的门槛进行了约定，具体分为以下两个方面，第一、双方应取消任何将商业秘密确认发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。第二、中国：（一）作为过渡措施，应澄清在相关法律的商业秘密条款中，作为刑事执法门槛的“重大损失”可以由弥补成本充分证明，例如为减轻对商业运营或计划的损害或重新保障计算机或其他系统安全所产生的成本，并显著降低启动刑事执法的所有门槛；以及（二）作为后续措施，应在可适用的所有措施中取消将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。

为落实上述协议及缓解侵犯商业秘密罪立案的高标准，《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（自2020年9月14日起施行）将“给商业秘密的权利人造成损失数额或者因侵犯商业秘密违法所得数额”由50万元降低为30万元。并对商业秘密侵权特殊情况下的损失或所得规定了具体的计算方式，比如根据商业秘密的合理许可使用费确定、根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定、根据该项商业秘密的研究开发成本、实施该项商业秘密的收益综合确定。

综上，中国半导体企业商业秘密侵权纠纷情况复杂、争议裁判周期较长。半导体企业在应对商业秘密侵权时，普遍采用发送警告函、提起竞业限制劳动仲裁/诉讼，提起民事诉讼，通过行政举报和刑事控告等措施进行应对。加强商业秘密保护，降低维权难度和条件是中国商业秘密保护立法的现状和趋势，未来中国半导体企业在针对商业秘密侵权将会有更多灵活且强有力的制度和措施。