从《北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》看知识产权惩罚性赔偿的适用要点

贺晓博 邹程远

2013年8月30日修改后的《中华人民共和国商标法》第六十三条最早对惩罚性赔偿做出规定。2019年修改的《反不正当竞争法》，新增了惩罚性赔偿的条款。2020年发布的《民法典》第1185条，创设了知识产权惩罚性赔偿的基础条款。此后，《专利法》、《著作权法》以该条为基础，作出了相应修改，增设了惩罚性赔偿条款。知识产权侵权惩罚性赔偿制度的建立，有助于依法惩处严重侵害知识产权行为，加大知识产权司法保护力度，充分发挥惩罚性赔偿制度的震慑作用。

2021年3月2日，最高人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（下称“解释”），统一了惩罚性赔偿制度的适用标准。2022年4月25日，北京市高级人民法院发布了《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》（下称“指南”），进一步加强在知识产权惩罚性赔偿的有效执行，坚决遏制严重侵害知识产权行为。以下，将结合《指南》的具体规定，简要分析知识产权惩罚性赔偿在适用上的一些要点和变化。

一、构成要件

 对于侵害知识产权民事案件，要适用惩罚性赔偿，需要满足“故意”和“情节严重”两个法定构成要件。

“故意”包含“恶意”，应作一致性理解。《解释》认为，对于侵害知识产权的故意的认定，应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素，并列举了可以认定为“故意”的几种情形，包括（1）被告经原告或者利害关系人通知、警告后仍继续实施；（2）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人等；（3）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（4）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（5）被告实施盗版、假冒注册商标行为的。

对于侵害知识产权“情节严重”的认定，需要综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。《解释》同样列举了如下七种情形：（1）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（2）以侵害知识产权为业；（3）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（4）拒不履行保全裁定；（5）侵权获利或者权利人受损巨大；（6）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（7）其他可以认定为情节严重的情形。

    《指南》则在《解释》的基础上，进一步拓展了“故意”的例举情形，在2.2条“故意”的认定情形上，增补了恶意注册、使用他人驰名商标，遮挡、清除权利标识，继续使用被撤销的知识产权，以及接到主管部门侵权通知后，仍继续实施侵权行为等实践中较为典型的情形。在2.4条“情节严重”的认定情形上，则增补了侵害知名体育赛事、展会知识产权，多渠道传播侵权视频，侵权次数多，持续时间长，商誉受损严重，采取暴力、胁迫等违法手段阻碍国家工作人员调查取证等一系列典型行为，并将“侵权人在行政查处过程中的行为表现”作为判定情节严重的考虑标准之一。

    此外，《指南》与《解释》不同的是，在2.5条创设性规定了认定“故意”及“情节严重”的共同情形，既有典型性，又迎合当前的商业行为的新发展，包括：（1）主要以侵害知识产权为业；（2）在电影、电视剧、综艺节目、体育赛事节目或者网络游戏公开传播前或者公开传播初期擅自传播侵权作品；（3）经合法授权提供权利商品或者服务的同时，擅自提供侵害同一知识产权的商品或者服务；（4）在广告宣传、合作磋商、签订合同、样品展示及体验服务等过程中提供权利商品或者服务，但实际交易时仅提供或者主要提供侵害同一知识产权的商品或者服务；（5）行政处罚或者行政裁决认定侵权后，同一侵权人再次或者继续实施同样的侵权行为；（6）当事人在自愿达成的和解协议中确认侵权后，同一侵权人再次或者继续实施同样的侵权行为；（7）生效判决、调解书、仲裁裁决认定侵权后，同一侵权人再次或者继续实施同样的侵权行为；（8）采取增设企业、变更企业名称、变更法定代表人、利用关联企业等方式再次或者继续实施同样的侵权行为。

上述将实务中较为典型的主客观要件紧密结合的情形进行列举，可以在一定程度上加快审理进度并明显减轻权利人的举证负担。但对于上述无法涵盖的情形，仍需对照第2.2条、2.4条进行分析、认定。

二、赔偿基数的确定

根据《解释》的规定，在确定惩罚性赔偿数额时，应当以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。上述数额难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。 

《指南》第3.2条～3.4条从确定方法、适用顺序、选择使用三方面对基数的确定规则进行了细化。

首先，在基数的确定方法上，《指南》与《解释》保持一致，并明确规定法定赔偿数额不得作为计算惩罚性赔偿的基数。此外，《指南》强调了侵权人因侵权行为所获得的利益，是指侵权人因侵害知识产权所获得的财产性收益，通常是指侵权人因侵权所获得的营业利润，但对于主要以侵权为业的侵权人可以计算其销售利润。

其次，《指南》在适用顺序上结合审判实践归纳总结了不同类型知识产权案件适用惩罚性赔偿的一般规则。 依照商标法、种子法适用惩罚性赔偿时，适用顺序一般为：（1）权利人的实际损失（2）侵权人的侵权获利（3）许可使用费的合理倍数；依照专利法、著作权法适用惩罚性赔偿时，适用顺序一般为：（1）权利人的实际损失或者侵权人的侵权获利（2）许可使用费的合理倍数或者权利使用费； 依照反不正当竞争法对侵犯商业秘密行为适用惩罚性赔偿时，适用顺序一般为:（1）权利人的实际损失（2）侵权人的侵权获利。

第三，《指南》明确，在适用顺序上，一般优先适用在先方法确定惩罚性赔偿基数，在先方法难以确定惩罚性赔偿基数的，权利人可以选择在后方法确定惩罚性赔偿基数。明确了权利人选择适用基数确定方法的规则，完善了以往知识产权类型案件适用惩罚性赔偿时的惯用思维，有利于加强对关键核心技术、重点领域、新兴产业的保护力度。

三、倍数的确定

《解释》第六条仅简要规定了在确定惩罚性赔偿倍数时需要考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素，且规定了因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕的情形，可纳入到综合考虑倍数的因素中。

《指南》第3.14～3.19条对倍数的确定进行了详细规定，一方面，除综合考虑《审理指南》关于“故意侵权”和“情节严重”的情形外，还可以根据案件具体情况，综合考虑以下因素： (1)侵权故意程度； (2)侵权持续时间； (3)侵害知识产权的数量； (4)侵权行为对行业造成的危害； (5)侵权人是否多次侵害知识产权； (6)侵权人是否如实提交侵权获利证据。

《指南》还分别对侵害专利权、商标权、著作权、商业秘密以及植物新品种权等行为确定惩罚性赔偿的倍数分别做出了指引。在专利侵权方面，着重考虑专利类型、创新高度、价值、剩余有效期、侵害数量等；在商标侵权方面，着重考虑权利人的商誉、商标的知名度、侵权商标与权利商标的相似程度、是否存在同业竞争情形等；在著作权侵权方面，着重考虑权利人的知名度和影响力，权利客体涉及的商业模式、权项数量、侵权获利情况、侵权行为的规模、持续时间等；在侵犯商业秘密方面，着重考虑商业秘密的类型和价值、创新程度，成本投入、保密措施、侵权手段、竞争优势的保持等；在植物新品种侵权方面，着重考虑授权品种的生产、繁殖、市场规模、价格与数量、是否属于禁止进出口的范围、是否危机国家粮食安全等。

此外，《指南》第3.20条规定惩罚性赔偿的约定适用规则，当事人可以约定惩罚性赔偿的基数、基数确定方法、倍数及赔偿总额等，且约定的倍数不受法定1-5倍范围的限制。约定惩罚性赔偿需适用“明显不合理”除外原则，即一方面，在权利人主张适用的惩罚性赔偿不同于约定的，侵权人主张在约定范围内赔偿的，可以支持侵权人的主张，但权利人提供有效证据证明该约定明显不合理的除外；另一方面，在约定惩罚性赔偿倍数不在法定范围内时，请求适用约定的，一般予以支持，但对方当事人提供有效证据证明该约定明显不合理的除外。

四、对网络服务提供者的适用

对于当前较为突出的网络直播带货、代购行为侵害知识产权的现象，《指南》第四部分完善了惩罚性赔偿对网络服务提供者的适用规则。《指南》第4.2条列举了网络服务提供者明知网络用户利用其网络服务实施侵权行为的四种行为，分别为：（1）接到权利人发出的侵权通知；（2）接到知识产权行政主管部门发出侵权通知；（3）因网络用户利用其网络服务实施侵权行为而参加相关诉讼、仲裁程序；（4）与网络用户以分工合作方式提供侵权客体。

第4.3条列举了可以认定网络服务提供者实施帮助或教唆行为构成情节严重的六种情形，如网络用户拒不履行生效判决、裁定，网络服务提供者仍为网络用户继续实施同样的侵权行为提供网络服务的；网络服务提供者因网络用户利用其网络服务实施侵权行为被依法认定侵权后，仍为该网络用户继续实施或者再次实施同样的侵权行为提供网络服务。《指南》第4.7～4.8条对直播带货、代购行为中可能适用惩罚性赔偿的情形做出了规定。

上述规定为进一步规范网络平台治理，避免网络平台对故意侵权后果进一步扩大提供了可靠依据，及时回应了当前网络平台侵权案件频发情况下惩罚性赔偿的适用需求。

最后，《指南》第五部分完善了惩罚性赔偿适用时的的程序性问题。一方面，对权利人提出或变更惩罚性赔偿计算相关问题的时间予以明确，并针对权利共有人分别提出惩罚性赔偿请求，以及权利人针对共同侵权人提出不同的惩罚性赔偿请求的，分别进行了详细规定。另一方面，《指南》就侵权行为适用阶段问题也进行了明确划分，为司法实践提供了明确指引。

总体而言，在《解释》的原则性规定下，《指南》根据实践经验对相关规则进行细化与区分，并对不同情形提供了相应的考量标准，更具典型性和实操性。