如何有效应对商标注册申请的驳回

梅 远

上海市华诚律师事务所

对申请注册的商标，商标局收到商标注册申请文件后会启动形式审查和实质审查。经过审查，申请商标或由商标局初步审定公告，或由商标局以一定理由驳回申请。其中，商标局驳回商标注册申请的理由包括绝对驳回理由和相对驳回理由。

商标局以绝对驳回理由驳回商标注册申请是出于对社会公共利益的保护，针对的是商标本身固有的不可注册性，主要涉及商标是否符合社会的公序良俗以及是否具有显著性。商标局通常依据《商标法》第10、11、12条的规定，以绝对驳回理由驳回商标注册申请。

商标局以相对驳回理由驳回商标注册申请是出于对他人在先商标权的保护，以避免申请商标与他人在先商标权发生冲突。商标局通常依据《商标法》第30、31条的规定，以相对驳回理由驳回商标注册申请。

当商标注册申请被商标局驳回后，商标注册申请人主要通过向商标评审委员会提出驳回复审的方式加以应对；同时，商标注册申请人还可根据不同情况采取一些辅助措施，以消除引证商标所形成的在先权利障碍，达到获得核准注册的最终目的。

一、通过驳回复审应对商标注册申请的驳回

（一）如何在驳回复审中应对商标局的绝对驳回理由

商标局的绝对驳回理由所依据的是《商标法》第10、11、12条的规定。概括来讲，如果申请商标违反了社会的公序良俗或缺乏显著性，则申请商标会因违反《商标法》第10、11、12条的规定而被商标局驳回。

在涉及绝对驳回理由的驳回复审中，商标注册申请人向商标评审委员会提出的复审理由通常包括直接论证部分和间接论证部分。

1. 直接论证部分

商标评审委员会在审理涉及绝对驳回理由的驳回复审申请时，通常会遵循商标局和商标评审委员会联合颁布的《商标审查及审理标准》中的具体审查原则。如果申请人能够将申请商标的情形归因至《商标审查及审理标准》中规定的审查原则的例外情形，则申请商标有望核准注册。因此，直接论证部分往往是关于申请商标的情形属于审查原则的例外情形的论证。

2. 间接论证部分

《商标法》第11条第2款规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

因此，如果商标局以《商标法》第11条第1款所规定的绝对驳回理由驳回了商标注册申请，则申请人可以举证证明其在申请商标的注册申请日前，长期将其本身不具有显著性的标志作为商标使用在自己的商品上，申请商标与所使用的商品之间已经建立起了很强的对应关系，相关公众认为该标志指代的就是其使用人的商品，该标志事实上已经发挥出了区分商品来源的作用。商标注册申请人可以参照驰名商标的证据要求收集用以证明前述事实的证据。

（二）如何在驳回复审中应对商标局的相对驳回理由

商标局的相对驳回理由所依据的是《商标法》第30、31条的规定。概括来讲，如果申请商标与他人在先的引证商标（包括已注册的商标、初步审定公告的商标和注册申请中的商标）构成相同或类似商品上的相同或近似商标的话，则申请商标会因违反《商标法》第30、31条的规定而被商标局驳回。

在涉及相对驳回理由的驳回复审中，商标注册申请人向商标评审委员会提出的复审理由通常亦包括直接论证部分和间接论证部分。

1. 直接论证部分

如何论证申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的相同或近似商标，是驳回复审成功的关键所在。从逻辑上讲，只要下列任一条件成立，商标注册申请人亟需得出的“申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或类似商品上的相同或近似商标”的结论即可成立：

（1）申请商标所指定的商品与他人在先的引证商标所指定的商品并不构成相同或类似商品

从制度设置上而言，商标评审委员会的商标驳回复审程序是商标局的商标注册申请审查程序的延续，两者均立足于商标注册审查的标准统一性和效率，因此，在商标局的注册申请审查程序和商标评审委员会的驳回复审程序中，对于申请商标与引证商标两者所指定的商品是否构成相同或类似商品的判定往往严格遵循商标局最新颁布的《类似商品和服务区分表》对于商品类似关系的划分，鲜有突破《类似商品和服务区分表》的做法。因此，如果商标局是严格遵循《类似商品和服务区分表》而驳回商标注册申请的话，商标注册申请人往往很难成功论证“申请商标所指定的商品与他人在先的引证商标所指定的商品并不构成相同或类似商品”。

注：商标评审委员会在近几年的商标不予注册复审（原商标异议复审）和商标无效宣告（原商标争议）案中突破《类似商品和服务区分表》对于商品类似关系的划分的做法越来越多。原因在于，商标不予注册复审、商标无效宣告与商标驳回复审相比，各自承载了不同的制度功能和价值取向：商标驳回复审更加注重商标注册审查的标准统一性和效率，而商标不予注册复审、商标无效宣告更加注重保护特定民事权益、强调个案特殊性、更多地考虑案件的实际情况（如：主张权利商标的使用情况、知名度、显著性，被异议商标/争议商标申请注册的主观恶意等）。

在实务中存在这样一种情况：申请商标和/或引证商标所指定的商品并非是《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称。在此情况下，商标注册申请人就不应受限于商标局对该非规范商品名称所划分的类别和类似群组，而应当从相关公众的一般认识出发，对申请商标与引证商标两者所指定的商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等诸多方面进行逐一分析比对，找出差异点，最终得出申请商标与引证商标两者所指定的商品并不构成类似商品的结论。

（2）申请商标与他人在先的引证商标并不构成相同或近似商标

商标注册申请人可以将申请商标与引证商标相比较，从两者文字的字形、读音、含义上的差异，或者从两者图形的构图及颜色上的差异，或者其各要素组合后的整体结构上的差异，去论证申请商标与引证商标并不构成相同或近似商标。

在论述申请商标与引证商标存在上述差异而不构成相同或近似商标时，应当结合《商标审查及审理标准》中所给出的各项商标近似审查原则及其例外情形。如果申请人能够将申请商标的情形归因至这些审查原则的例外情形，则有望推翻商标局对于商标近似的认定，从而赢得驳回复审。

2. 间接论证部分

在完成了直接论证部分后，倘若商标注册申请人可以进一步举证证明如下事实，则可起到补强直接论证部分的效果，从一定程度上影响商标评审委员会审查员的自由心证，从而使案件审理朝有利方向发展：

（1）申请商标与引证商标在市场上长期共存

在中国或外国市场上，申请商标与引证商标在客观上已长期共存，能够起到区分各自商品来源的作用，相关公众并未因申请商标与引证商标的共存而对商品的来源产生混淆和误认。

（2）存在有利的在先审查例

在商标局或任何外国商标行政机关的审查实践中，存在与本案情况相似的在先审查例，在这些审查例中，在相同或类似商品上彼此共存的两注册商标之间的差别与申请商标和引证商标之间的差别性质相同。

例如：被驳回的申请商标的构成形式是“中文A”，而引证商标的构成形式是“中文B+中文A”，则如下性质相同的中国在先审查例将会成为申请商标核准注册的重要参考：

（3）申请商标使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第1条规定，“对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。”

因此，如果申请商标存在使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的事实情况，商标注册申请人应当在驳回复审中向商标评审委员会举证证明该事实，以争取申请商标的核准注册。商标注册申请人可以参照驰名商标的证据要求收集用以证明前述事实的证据。

二、通过采取驳回复审以外的辅助措施应对商标注册申请的驳回

当商标局以绝对驳回理由驳回商标注册申请时，一般仅能通过向商标评审委员会提出驳回复审的方式以争取申请商标获得核准注册。

当商标局以相对驳回理由驳回商标注册申请时，除了向商标评审委员会提出驳回复审申请外，商标注册申请人还可根据不同情况采取以下一种或多种辅助措施，以消除引证商标所形成的在先权利障碍，达到获得核准注册的最终目的。

根据笔者的实务经验，商标注册申请人通常可以考虑采取以下辅助措施：

（一）当引证商标已注册且注册已满三年时，就引证商标向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请

如果引证商标已注册且注册已满三年，商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同时，尝试就引证商标向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请。若引证商标被成功撤销，则申请商标便可核准注册。

如果引证商标已注册但注册尚未满三年，商标注册申请人应持续监控该引证商标的法律状态，待该引证商标注册满三年后，及时向商标局提出撤销连续三年不使用注册商标申请。

（二）当引证商标已注册但注册尚未满三年时，就引证商标向商标评审委员会提出注册商标无效宣告申请

如果引证商标已注册但注册尚未满三年，商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同时，尝试就引证商标向商标评审委员会提出注册商标无效宣告申请（如具备商标法规定的特定情形）。若引证商标被成功宣告无效，则申请商标便可核准注册。

（三）当引证商标尚未注册时，持续监控引证商标的法律状态，适时向商标局提出商标异议申请

如果引证商标尚未注册，商标注册申请人可在提出驳回复审申请的同时，持续监控引证商标的法律状态，并着手对该引证商标提出异议申请（包括异议理由的组织及证据的收集）。一旦发现商标局初步审定公告该引证商标，便在三个月的公告期内及时向商标局提出异议申请。若异议最终成功，则申请商标便可核准注册。

（四）通过协商的方式获得引证商标的所有权或使用权

在引证商标不存在可撤销或可宣告无效的情况下，或者商标注册申请人无法举证证明引证商标存在可撤销或可宣告无效的情况下，商标注册申请人可与引证商标注册人进行协商，尝试将引证商标转让至自己名下。如果引证商标被转让至商标注册申请人的名下，则可以基于“同一主体的在先商标不构成对其在后近似商标注册的障碍”的原则消除该引证商标所形成的在先权利障碍。

如果转让不成，商标注册申请人也可退而求其次，考虑从引证商标注册人处获得使用许可。若商标注册申请人与引证商标注册人就商标使用许可成功达成一致，则商标注册申请人即便不享有引证商标的所有权，其也可依据所达成的商标使用许可合同，享有引证商标的合法使用权。

（五）通过协商的方式获得引证商标注册人出具的《商标注册同意书》，或与引证商标注册人达成《商标共存协议》

《商标注册同意书》是指在先引证商标注册人向在后商标注册申请人单方出具的同意申请商标注册的意思表示。《商标共存协议》是指在先引证商标注册人与在后商标注册申请人共同签订的关于同意申请商标注册的协议。作为共性，《商标注册同意书》和《商标共存协议》均能反映在先引证商标注册人同意在后商标注册申请人注册申请商标的意思表示。

在近些年的商标驳回复审案件实务中，《商标注册同意书》和《商标共存协议》已经成为商标授权确权行政机关与人民法院适用《商标法》第30条（原第28条）审查判断申请商标可否获准注册时的重要考量因素。

在德克斯户外用品有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标申请驳回复审行政诉讼案中，北京市高级人民法院于2013年2月19日做出了（2012）高行终字第1043号行政判决。在该判决中，法院针对《商标注册同意书》（以下简称“《同意书》”）做了如下阐述：

依据《商标法》第二十八条判断两商标是否构成同一种商品上的近似商标、类似商品上的相同商标以及类似商品上的近似商标，均必须满足易导致相关公众混淆的要件。在申请商标标志与引证商标标志近似程度较高，但引证商标所有人出具《同意书》同意申请商标注册的情况下，该《同意书》应当作为适用《商标法》第二十八条审查判断申请商标可否获准注册时应予考量之因素。原因在于：第一，商标申请注册中，根据《商标法》第二十八条对于混淆可能性的判断是商标授权行政机关或者人民法院从相关公众的角度作出的一种推定，而《同意书》是由与自身具有直接利益关系的在先商标权人出具，其对是否可能产生混淆的判断更加符合市场实际。因此，若无其他明显因素表明存在混淆的可能性，《同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据。第二，商标权是一种民事财产权利。根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。《同意书》即为在后商标注册申请人经与在先商标权人协商，由在先商标权人作出的同意近似标志在相同或类似商品上共存的意思表示。《同意书》体现了在先商标权人对其权利的处分。《商标法》的直接目的是保护商标权人的权利，同时兼顾消费者的利益。只有在有充分证据证明在先商标权人签署的《同意书》侵害了消费者利益的情况下，在先商标权人对其权利的处分才应当予以否定。

鉴于以上事实，当商标局依据《商标法》第30条的规定，以申请商标同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似为由，驳回申请商标的注册时，商标注册申请人可以通过协商的方式，尝试获得引证商标注册人出具的《商标注册同意书》，或与引证商标注册人达成《商标共存协议》。以下几点值得特别注意：

（1）《商标注册同意书》和/或《商标共存协议》如果形成于中国大陆地区内，则需要办理公证手续；如果形成于中国大陆地区外，则需要办理公证、认证手续，并附上中文译文。

（2）如果申请商标与引证商标两者所指定商品的类似程度、两者商标标识的近似程度均较高，或者引证商标的知名度较高，则商标评审委员会通常较难依据《商标注册同意书》和/或《商标共存协议》核准申请商标的注册。此时，商标注册申请人需要考虑采取其他辅助措施。

（六）就申请商标中冲突部分以外的剩余部分向商标局单独提出注册申请

如果申请商标由多个部分组合构成（例如：由文字部分和图形部分共同构成），仅其中一部分存在与之相同或近似的在先引证商标（例如：仅文字部分存在权利冲突），则商标注册申请人可以考虑就申请商标中冲突部分以外的剩余部分（例如：图形部分）向商标局单独提出注册申请，以便就该剩余部分及时获得保护。

（七）就申请商标向商标局重新提出注册申请

在采取上述措施消除引证商标所形成的在先权利障碍的同时，商标注册申请人应当尽快就申请商标向商标局重新提出注册申请。

在实务中，可能发生的一种特殊情况是：在商标注册申请人采取上述措施成功消除引证商标所形成的在先权利障碍之前，商标评审委员会就已做出了不利于商标注册申请人的驳回复审决定（即：驳回申请商标的注册）。此时，如果没有后续的行政诉讼以拖延申请商标的“生命”的话，该申请商标便正式“死亡”。在此情况下，即便引证商标所形成的在先权利障碍最终被成功消除，商标注册申请人也会因为自己商标申请的缺位而无法获得真正的权利；同时，这也产生了一个商标注册申请人自己商标申请缺位的权利真空期，极易形成他人插足的不利情形（即：在该权利真空期中，他人在相同或类似商品上向商标局申请注册与商标注册申请人已“死亡”的申请商标相同或近似的商标）。

因此，就申请商标向商标局重新提出注册申请，至少有以下两方面的好处：

（1）可以极大地缩短获得权利的时间，一旦引证商标所形成的在先权利障碍被成功消除，商标注册申请人重新提出的商标注册申请便可立刻获得核准。

（2）可以避免在引证商标所形成的在先权利障碍消除前，他人提出注册申请，而在引证商标所形成的在先权利障碍消除后，他人的该申请商标优先获得注册的不利情形发生。

值得注意的是：如果在商标局审查商标注册申请人的第二次商标注册申请时，在先权利障碍已经消除，则商标注册申请人的第二次商标注册申请会被依法核准。如果在商标局审查商标注册申请人的第二次商标注册申请时，在先权利障碍尚未消除，则商标注册申请人的第二次商标注册申请仍会被驳回。此时，笔者建议商标注册申请人针对商标局的驳回决定再次向商标评审委员会提出驳回复审申请；如果在商标评审委员会审查该驳回复审申请时，在先权利障碍已经消除，则该驳回复审申请可获成功，相应地，商标注册申请人的第二次商标注册申请会被依法核准。

此外，在必要时，商标注册申请人可考虑第三次提出商标注册申请。原因在于：如果商标评审委员会就第二次商标注册申请的驳回复审进行审理时，商标局就引证商标的连续三年不使用撤销案尚未审结或该连续三年不使用撤销案进入了复审阶段，在此情况下，不管引证商标最终是否被成功撤销，第二次商标注册申请也已经“死亡”，又将产生一个商标注册申请人自己商标申请缺位的新的权利真空期。

（八）适当修改申请商标，并就修改后的申请商标向商标局提出注册申请

商标注册申请人可通过在原申请商标上增加文字，以使修改后的申请商标整体与引证商标相比具有区分性。

例如：被商标局驳回的原申请商标为英文文字商标“MELVIN”，商标注册申请人可以将申请商标修改为“XXX MELVIN”的形式，以提高核准注册的可能性。修改时，一般需要遵循下述原则：

（1）增加的文字“XXX”应当为英文，且其字体、文字大小和文字颜色应与“MELVIN”保持一致；

（2）增加的文字“XXX”与“MELVIN”应当形成一个有机整体，两者之间不要设置诸如点、连字符、图形等会将两者分割成两个独立部分的任何元素；

（3）增加的文字“XXX”应与“MELVIN”的排列位置相同，不能分列在两行或两列而形成两个独立的部分；

（4）增加的文字“XXX”本身需具有较强的显著性，可以是商标注册申请人独创的公司商号，而不能是形容词、副词、冠词、数字、单个字母等显著性较弱的文字，也不能是表示商标所指定商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的显著性较弱的文字。